联邦商标注册应当被认真对待,但注册并不会终结法律分析。
当所主张的商标是产品本身的形状、构造、表面图案、轮廓或其他特征时,功能性原则可能决定商标法是否能够对其提供保护。
实务上的基本原则是:不要仅仅因为某项设计看起来具有实用作用,就忽视停止侵权函;也不要仅仅因为美国专利商标局已经核准注册,就假定该项注册不可受到挑战。
适当的分析应当从准确的注册档案开始,并审查与功能性、显著性、保护范围、实际使用及消费者混淆可能性有关的证据。
产品设计可以构成商业外观,但功能性特征不能受到保护
商标法保护能够识别商品或服务来源的标志。在产品设计领域,这种保护通常被称为商业外观(trade dress),即消费者可能将某些非文字性特征识别为特定生产者来源的特征。
产品构造在获得显著性或者“第二含义”后,可能发挥这种来源识别作用。但是,商标法不允许企业借助来源识别理论,无限期控制具有实用作用的产品特征。
《兰哈姆法》第2(e)(5)条,即15 U.S.C. § 1052(e)(5),明确禁止将整体具有功能性的事项注册为商标。
美国最高法院所采用的传统实用功能性标准,是考察某项特征是否对产品的使用或目的具有必要性,或者是否影响产品的成本或质量。
一项特征还可能具有美学功能性。如果某一企业对该特征享有排他控制,会使竞争者承受与商誉无关的重大竞争劣势,该特征可能因美学功能性而无法受到商标保护。
在加州联邦法院适用的第九巡回区法律下,实用功能性和美学功能性均得到承认。
功能性不同于装饰性,也不同于显著性。一项特征可能既美观又实用。即使消费者将该特征与某一来源联系起来,也不能使法律上具有功能性的特征获得保护。
反过来,产品本身具有功能,也不代表其外观中的每一个细节都具有功能性。分析重点是被具体主张为商标的事项。
通常具有重要意义的证据
产品构造是否具有功能性,是一个高度依赖事实的问题。下列证据通常值得审查:
- 对有关特征的实用优势作出权利要求、描述或解释的实用专利或专利申请。
- 权利人的广告、说明书、销售材料或技术资料中,是否宣传该特征能够提高性能、耐久性、适配性、效率、安全性、安装便利性或减少浪费。
- 是否存在替代设计,以及竞争者在不使用所主张特征的情况下能否在现实市场中有效竞争。
- 制造方面的证据,包括该特征是否使产品更简单、更便宜、更坚固、更高效、更容易生产或使用。
- 该项特征是否在相关行业中普遍存在或被广泛使用。
- 商标注册图样、商标描述、虚线排除部分、使用样本、审查历史、所列商品,以及任何关于获得显著性的证明。
没有任何一份清单能够机械地决定所有案件。
涉及所主张特征的实用专利可能构成功能性的有力证据,但必须仔细阅读专利。关键问题是,专利对于被具体主张为商业外观的特征究竟说明了什么。
宣传设计实际优势的广告也可能特别重要,因为这类宣传可能与权利人后来声称该设计仅用于识别来源的立场相冲突。
一个一般性的建筑产品设计例子
假设某项建筑产品采用一种装饰性轮廓或重复的表面构造。某些部分可能纯属装饰,但另一些部分,例如尺寸、沟槽、边缘、间距、连接点、固定表面或者用于隐藏接缝的几何结构,可能使产品更容易安装、对齐或发挥作用。
法律问题不是该设计在抽象意义上是否看起来与众不同,而是:
- 将所主张事项作为一个整体并结合相关市场观察时,它是否具有功能性;
- 是否存在可以与实用特征分离、并受到保护的来源识别部分。
这也说明为什么笼统标签可能产生误导。将某项构造称为“设计商标”,并不能证明其不具有功能性。
注册图样、商标描述、使用样本、所列商品、实际市场使用、专利和技术证据共同界定真正的争议范围。
商标注册带来法律优势,但不意味着不受挑战
主注册簿上的注册证书,构成有关注册商标有效性、注册人所有权以及注册人在法定条件下对所列商品或服务享有排他使用权的初步证据。
该项推定会改变诉讼中的举证态势,因此不能被轻率忽视。
与此同时,《兰哈姆法》明确保留了功能性抗辩,即使商标已经取得不可争议状态,也仍可能受到功能性抗辩。
法律还允许当事人在注册商标具有功能性的情况下,随时申请撤销该项注册。对于依据《兰哈姆法》第43(a)条主张的未注册商业外观,主张保护的一方负有证明相关事项不具有功能性的责任。
因此,注册时间较长的商标仍然可能有效,但注册年限本身不能解决功能性问题。
美国专利商标局当年的审查是根据当时提交的材料进行的。商标描述或图样可能比现在停止侵权函中提出的主张更窄;相关专利或广告可能未被审查;所主张的特征可能已经发生变化;后来的法律或证据也可能使争议变得更加明确。
这些情况本身并不证明注册无效,但它们提出了需要通过证据解决的问题。
如何评估商标停止侵权函
- 保存信函并记录回应期限。不要销毁包装、广告、产品开发文件、销售记录或通信资料。在理解法律及商业后果之前,避免仓促承认侵权、公开指控对方或立即更改产品。
- 取得完整注册档案。通过美国专利商标局系统审查注册的当前状态、权利人、图样、商标描述、所列商品、使用样本、免责声明、审查历史、续展及维护文件,以及任何不可争议声明。
- 明确对方所主张的具体特征。确定发函方声称对产品的哪一部分拥有权利,并将该项主张与注册图样和商标描述进行比较。超出注册事项范围的要求可能涉及不同问题。
- 区分商标有效性与侵权问题。即使注册有效,也不代表所有竞争产品都构成侵权。权利范围、优先权、是否作为商标使用,以及消费者混淆可能性仍然相关。功能性只是其中一个问题。
- 建立有关功能性的证据记录。收集专利、技术文件、行业标准、产品说明、营销陈述、制造证据、竞争产品设计,以及选择该项特征的实际原因。
- 评估程序及商业选择。根据证据情况,可能的选择包括作出有依据的书面回应、要求对方澄清、协商共存、修改设计、提起确认判决诉讼、向商标审判与上诉委员会申请撤销注册、提出诉讼抗辩,或者寻求商业解决方案。
不要把有力抗辩误认为可以忽视风险
功能性抗辩可能非常有力,但提出该项抗辩也会带来成本和风险。
注册人可能已将商标范围限定在不具有功能性的细节,建立了强有力的来源识别证据,或者还拥有文字商标、标识、专利、版权或不正当竞争方面的独立权利。
即使某一产品特征具有功能性,被指控产品的包装、标签、广告或整体呈现方式仍可能造成消费者混淆。
最有效的早期分析通常是将对方主张的每一项权利与被质疑的每一项产品特征逐一对应。这样可以避免将复杂的产品设计争议错误地简化为“产品是否有用”这一个问题。
回应之前咨询商标诉讼律师
经过审慎设计的回应可以保留抗辩,同时避免作出不必要的承认。
如果商标权利主张以产品构造为依据,对注册档案、专利、广告、市场替代设计及被指控使用方式进行审查,可以帮助判断是否应当考虑功能性、不侵权、撤销注册、修改设计或和解等方案。
相关业务领域:版权与商标
法律依据及公共资源
- 15 U.S.C. § 1052(e)(5)——禁止将整体具有功能性的事项注册为商标。
- 15 U.S.C. § 1057(b)——主注册簿商标注册证书的证据效力。
- 15 U.S.C. § 1064(3)——包括功能性在内的商标注册撤销理由。
- 15 U.S.C. § 1115(b)(8)——注册商标及不可争议商标所适用的功能性抗辩。
- 15 U.S.C. § 1125(a)(3)——未注册商业外观主张中证明不具有功能性的举证责任。
- USPTO, Trademark Manual of Examining Procedure, § 1202.02(2026年5月版本)——商业外观功能性的审查标准及相关证据。
- TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. (2001) 532 U.S. 23——美国最高法院关于实用功能性的标准及实用专利证据的重要性。
- Blumenthal Distributing, Inc. v. Herman Miller, Inc. (9th Cir. 2020) 963 F.3d 859——第九巡回区对实用功能性和美学功能性的分析。
- USPTO Trademark Status and Document Retrieval(TSDR)——商标注册状态及审查档案。